MARKA HUKUKUNDA KULLANIM İSPATI SÜRECİ
Türk Patent ve Marka Kurumunun kullanım ispatına ilişkin kılavuzundan yararlanarak hazırladığımız bu yazımız ile kullanım ispatının nasıl ve hangi şartlarda talep edilebileceği, kullanımın nasıl ve ne tür deliller ile ispatlanabileceği hususlarını ele almaktayız.
Kullanım İspatı Nedir?
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret olarak tanımlanmıştır.
Markayı oluşturan bu işaretlerin SMK uyarınca korunabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu (“TPMK”) nezdinde tescil edilmesi gerekmektedir. Tescil başvurusu yapılan markalar SMK madde 5 uyarınca incelendikten sonra kurum tarafından yayım kararı verilir ve marka örneği resmi marka bülteninde yayımlanır. Bu yayıma önceki tarihli marka sahiplerinin SMK madde 6 ile sayılan sebepler nezdinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Kullanım ispatı ise tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Marka başvurusuna önceki tarihli bir marka tarafından SMK’nın 6. maddesinin 1. fıkrası zemininde itiraz edilen marka, itiraz eden önceki tarihli markadan kullanım ispatı talep edebilecektir.
Kullanım ispatı, marka yayımına itiraz edilen başvuru sahibi tarafından, itiraza dayanak gösterilen markaların tescilli olduğu mal ve hizmet sınıflarında Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmakta olduğuna ya da kullanılmamasına dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasının talep edilmesidir.
Kullanım İspatının Talep Edilebilmesi için Gerekli Yasal Zemin
Marka başvurusuna yapılan itiraz neticesinde başvuru sahibinin itiraz eden markanın kullanım ispatını talep edebilmesi için bazı şartlar gereklidir.
Bunlardan ilki kullanım ispatının yalnızca SMK madde 6/1 nezdinde yapılan itirazlar için ileri sürülebilecek olmasıdır. SMK madde 6/1’de sayılan itiraz nedeni ise aşağıdaki gibidir:
“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”
Bu durumda 6.maddenin diğer fıkralarına dayanarak yapılan itirazlar bakımından kullanım ispatı talep edilemeyeceği, kullanım ispatının yalnızca karıştırılma ihtimaline dayanan itirazlarla sınırlandırıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu noktada SMK madde 6/1 ile bahsedilen karıştırılma ihtimali ile SMK madde 5/1(ç) ile karıştırmamak önem arz etmektedir. SMK madde 5/1(ç) mutlak ret sebebi olarak düzenlenmiş olup markaların tescil edildiği mal ve hizmetlerin aynılığı şartını işaret etmektedir. SMK madde 6/1 ise bir nispi ret sebebi olup “kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği” lafzını içererek benzer mal ve hizmet sınıfları açısından da uygulama alanı yaratmıştır. Kullanım ispatı yalnızca SMK madde 6/1’de düzenlenen karıştırılma ihtimali nezdinde ileri sürülebilecektir.
Kullanım ispatı talep edebilmenin ikinci şartı ise başvuru sahibinin marka yayımına itiraz eden markanın, başvurusu yapılan markanın başvuru tarihinde veya rüçhan tarihinde Türkiyede en az 5 yıldır tescilli olması gerekmektedir.
Son olarak ise kullanım ispatının yayıma itiraz sürecinde başvuru sahibi tarafından talep edilmesi gerekmektedir. Yayıma itiraz sürecinde başvuru sahibi tarafından kullanım ispatı talep edilmemesi halinde kullanmama defi ileri sürülmemiş sayılacak ve itiraza dayanak marka tescilli olduğu mal ve hizmet sınıflarında kullanılıyor gibi kabul edilecektir. Kullanım ispatı yayıma itiraz aşamasında talep edilmediği takdirde Yeniden İnceleme Değerlendirme Dairesine yapılacak itiraz süreçlerinde ileri sürülemeyecektir.
Markanın Kullanım Şekilleri
Kullanım ispatında delil sunarken markanın ciddi ve gerçekten kullanıldığının ispat edilmesi gerekir. Bu noktada kullanım ispatı talep edilen markanın hangi hallerde ve ne şekillerde kullanılabileceği hususu da büyük önem taşımaktadır. Markanın kullanımının devam ettiğinin kabul edildiği bazı haller vardır.
Marka öncelikle tescil edildiği mal ve hizmet sınıflarında kullanılmalıdır. Markanın hitap ettiği müşteri çevresine göre varlığını sürdürebilmesi için görünür hale getirilmesi, tescilli olunan ürün veya hizmetler üzerinde kullanılması gerekmektedir.
Tescil edilmiş markanın ayırt ediciliğini etkilemeyecek şekillerde küçük eklemeler ve değişikliklerle kullanımı da kullanım ispatını etkilemeyecek, markayı kullanıma devam edildiği anlamına gelecektir. Örnek vererek somutlaştırmak gerekirse markanın harf büyüklüğünün değiştirilmesi, bütününü etkilemeyecek şekilde küçük motifler eklenmesi ya da tescil edildiği mal ve hizmeti niteleyen kelimeler eklenmesi gibi haller çoğu zaman markanın ayırt ediciliğini etkilemeyecek değişikliklerdir.
Markanın ciddi kullanımı da kullanım ispatı hususunda önemlidir. Kullanımın ciddi olması markanın ticari kullanımına işaret etmektedir. Markanın tecil edildiği mal ve hizmet sınıfına uygun şekilde piyasada bulunması, bir müşteri çevresi ve pazar payı oluşturmuş olması gibi etkenler ciddi kullanım olup olmadığının tespitinde önemlidir.
Marka eğer marka sahibi tarafından kullanılmıyorsa, marka sahibinin izniyle üçüncü kişiler tarafından kullanılabilir. Örneğin markanın bir lisans sözleşmesi ya da bir franchising sözleşmesi ile kullanım hakkının devredilmesi halinde markanın kullanımına devam edildiği kabul edilir.
Tüm bunlara ek olarak markanın kullanımına ilişkin önemli bir husus vardır. Markanın yurtdışında aktif halde kullanıldığı ancak yurt içinde kullanılmadığı ihtimalde bu marka yurt dışında ne kadar aktif olursa olsun yurt içinde kullanılmadığı sürece kullanım ispatlanamayacaktır. Kısaca, markanın yurt içinde tescilli olması nedeniyle ancak yurt içinde kullanımı ancak markanın kullanımını oluşturacaktır.
Son olarak markanın 5 yıllık süre içerisinde kesintisiz şekilde kullanılmamasının markanın iptaline sebep olmayacak bir halin varlığından bahsetmek gerekir: markanın kullanılmamasının haklı bir sebebe dayanması. Marka sahibinin kusur ve ihmalinden kaynaklanmayan sebepler dolayısıyla markanın kullanılması haklı sebep oluşturacaktır. Örneğin mücbir sebepler, savaş hali, ekonomik krizler marka sahibinin kusur ve ihmalinden bağımsız ve değiştiremeyeceği durumlar olduğundan bu haller sebebiyle markanın kullanılamaması haklı nedene dayanak oluşturacaktır. Bu gibi durumlarda markanın kullanılmaması markanın iptaline sebebiyet vermeyecektir. Tabi bu haklı sebebin itiraz edilen başvuru sahibinin başvuru veya rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süre için geçerli olması gerekmektedir.
Kullanım İspatına İlişkin Sunulabilecek Deliller
Markanın kullanımını ispatlarken sunulacak deliller mutlaka tasnif edilmiş, numaralandırılmış, önemli kısımları vurgulanmış ve düzenli bir şekilde sunulmalıdır. Ciddi biçimde kullanıma ilişkin delillerin sunulabileceği süre SMK’nın uygulanmasına dair yönetmelik’in 29. maddesi uyarınca delillerin sunulmasına ilişkin bildirimin tebliğinden itibaren 1 aydır. Bu süre geçtikten sonra sunulan deliller Kurul tarafından değerlendirilmez. Bununla beraber ne tür materyallerin markanın ciddi biçimde kullanıldığına ilişkin delil oluşturacağı da önemlidir. Ciddi biçimde kullanımın ispatına yönelik aşağıda belirtilen türde deliller sunulabilecektir:
- Faturalar
- Kataloglar, Fiyat Listeleri, Ürün kodları
- Ürün numuneleri
- Ambalaj ve tabela örnekleri
- Reklam, tanıtım ve promosyon materyalleri
- Pazar ve kamuoyu araştırmaları
- Ticari faaliyete ilişkin bilgiler
- Bağımsız kaynaklardan elde edilen beyanlar, araştırmalar, anketler
Sonuç
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenen kullanım ispatı müessesesi, marka hukukunda hem başvuru sahipleri hem de önceki tarihli marka sahipleri açısından önemli bir denge unsuru teşkil etmektedir. Kullanım ispatı, özellikle SMK m.6/1 kapsamında karıştırılma ihtimaline dayalı itirazlarda, önceki tarihli markaların gerçekten kullanılıp kullanılmadığını ortaya koyma bakımından belirleyici bir araçtır.
Bu bağlamda, bir markaya yönelik yapılan itirazların geçerliliğinin tespiti sürecinde, itiraza konu markanın Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması ve yayıma itiraz aşamasında başvuru sahibince açıkça kullanım ispatının talep edilmesi gerekmektedir. Kullanım ispatına ilişkin delillerin ise düzenli, açık ve somut biçimde sunulması, değerlendirme sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından kritik önemdedir.
Markanın tescil edildiği mal ve hizmetler üzerinde ciddi biçimde kullanıldığını gösteren fatura, katalog, ambalaj örnekleri gibi ticari belgeler ile kullanımın gerçekliği somutlaştırılabilirken, markanın Türkiye dışında kullanımı veya yalnızca tescil edilmiş olması, tek başına kullanım ispatı açısından yeterli kabul edilmemektedir. Ayrıca haklı sebebe dayalı kullanılmama halleri de sınırlı durumlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak, kullanım ispatı kurumu, markaların sadece tescil edilerek değil, aynı zamanda piyasada aktif biçimde kullanılarak korunmasını teşvik eden, kötü niyetli marka başvurularının ve tescillerinin önüne geçmeyi amaçlayan işlevsel ve dengeli bir mekanizmadır.
Av. Defne Koru
Koru Hukuk & Danışmanlık